CASELAW-EPO - reviews of EPO Boards of Appeal decisions

T 1230/22 – Requests as to the admissibility of submissions are of substantial nature - Divergence with T 1006/01

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EP 3 380 042 B1 relates to an assembly for replacing the tricuspid atrioventricular valve.
Brief outline of the case
The opposition was rejected and the opponent appealed.
The board held that claim 1 as granted lacked IS over D5=US 2014/0194983, the first document classified X in the ISR established by the EPO.
The board admitted AR1 in the proceedings under Art 12(6) RPBA but did neither admit the the request of the opponent that AR1 should not be admitted nor objections on the patentability of AR1 raised by the opponent. Both were dismissed under Art 13(2) RPBA.
The patent was maintained according to AR1, the case being remitted for the adaptation of the description.

The opponent’s point of view
AR 1 was submitted as AR 6 together with the reply to the notice of appeal.
The opponent requested for the first time during the OP that AR 1 should not be admitted because, according to Art 12(6) RPBA, the proprietor should have submitted AR 1 during the opposition proceedings, because it could not be certain that the OD would consider the MR admissible.
.The opponent considered that this argument cannot be regarded as late filed since the board does not have the discretion to admit AR1.
The opponent referred to T1456/20, Reasons 6.

The board’s decision
The objection to the admissibility of AR 1, submitted for the first time during the OP, represents an amendment of the opponent’s case after the communication pursuant to Art 15(1) RPBA which, in principle, is not taken into account, except in exceptional circumstances, which the party concerned has justified with cogent reasons, cf. Art 13(2) RPBA.
The board did not share the view that requests relating to the admissibility of late submissions must always be considered regardless of the stage of the proceedings.
Contrary to the view expressed in T 1006/21, Reasons 27 and 29, the admissibility of AR, facts or arguments is not a purely procedural matter in the same way as the admissibility of an appeal or the remittal of a case to the instance which issued the decision.
On the contrary, the question of the admissibility of submissions is a question relating to the subject-matter of the dispute, which forms the basis of the decision to be taken.
The board was therefore convinced that the same rules should apply to requests relating to the late submissions than requests not to admit such submissions. If the latter are introduced late in the proceedings, they are also amendments which must satisfy the requirements of Art 12 and 13 RPBA.
The opponent did not invoke any exceptional circumstances justifying the lateness of the objection to the admissibility of AR 1. This objection was therefore not taken into account in the appeal proceedings pursuant to Art 13(2) RPBA.
As far as Art 12(6) RPBA is concerned, the board observed that, contrary to what the opponent claims, said Art, in combination with Art 12(4) RPBA, it gives the board the discretion to admit an AR filed in appeal.
The board noted that in the present case there was no reason for the proprietor to file AR 1 during the opposition proceedings as the OD had first expressed a positive preliminary opinion for the proprietor in the annex to the summons, and then rejected the opposition during the OP.
Having obtained the maintenance of the patent as granted, there was no reason for the proprietor to file more restricted AR, which it could possibly have done if the OD had announced that it wanted to deviate from its preliminary opinion during the OP. In any event, even if AR had been filed, they would not have been dealt with in the decision of the OD.

Comments
Procedural and substantial aspects
It was certainly not clever for the opponent to claim that the board had no discretion to admit AR1.

Nevertheless, to decide that only the admissibility of an appeal or the remittal of a case are procedural requests is far-fetched. If decisions on the admissibility of AR, facts or arguments are not procedural decisions, but decisions as to the substance, this is a quite extensive view on what are substantial matters.
I am not convinced that the discretion given to the boards in the valid RPBA is a matter of substance. A request on the admissibility of submissions orientates the discussion on the substance, but cannot be considered as a question of substance.
T 1006/21 has been commented in this blog. At the time I have commented as follows: “When the present board holds that procedural requests are not amendments within the meaning of Articles 12(4) and 13(1) and (2) RPBA, it is not sure that the present decision will be followed by other boards”. How true.
In T 1774/21, also commented in this blog, the board disagreed with T 1006/21.
We have now two decisions of boards disagreeing with T 1006/21. While T 1006/21 was taken by a chemistry board, T 1774/21 and T 1230/22 stem from mechanics boards.
T 1006/21 is a decision to follow, not T 1774/21 and T 1230/22, as both decisions put the notion of substantial matters on their head.
On the peculiarities of the case
AR1 was clearly a request which was filed only when entering appeal. The present board stated that, even if it would have been filed in opposition, it would not have been dealt with as the OD decided to reject the opposition. Such a hypothetical AR would have been a carry-over request if filed in opposition. Does it imply that the present board would admit carry-over requests? Nothing is less sure, as some boards have considered that carry-over requests represent an amendment of the proprietor’s case under Art 12(4) RPBA and did not admit them.
In its reply to the appeal, the proprietor never explained why the subject-matter of the AR, and especially why AR6, which later became AR1, was patentable with respect to the prior art, especially D5. The proprietor just gave the support of the various AR.
It is actually in the communication under Art 15(1) RPBA, that the board expressed the opinion that AR6 could represent patentable subject-matter, but without going much into detail.
The proprietor dropped all other requests and only maintained as request, AR1=ex AR6.
As the proprietor had not substantiated AR1, its admissibility was highly questionable.

In order to dismiss the objection on the admissibility of AR1, the board came with the idea to contradict T 1006/21.
On top of this, the board did not admit that the opponent raised objections of substance against AR1. In view of the circumstances, it was manifestly unfair by the board, after having admitted AR1, to dismiss the objections filed by the opponent against AR1. As the proprietor had never substantiated its AR, what could the opponent have said in reply. It is only when he saw that AR1 was admitted that the opponent raised objections. That the board did not want to discuss for the first time AR1 during the OP, which is understandable, it can be concluded that the board simply did want to get rid of the case and not remit to the OD.
Irrespective of the board, whether admissibility of submissions are of procedural or substantial nature, the present decision illustrates once more the very different ways the boards act on procedural matter. The lottery is going on!
T 1230/22

https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/t221230fu1

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Comments

4 replies on “T 1230/22 – Requests as to the admissibility of submissions are of substantial nature – Divergence with T 1006/01”

Peter Guntz (an der Entscheidung des vorliegenden Falls beteiligt, deswegen meine nur generelle und nicht auf den konreten Fall eingehende Anmerkung)says:

Sehr geehrter Herr Thomas,

ich schätze Ihre Arbeit, würde es aber sehr schätzen, wenn Sie davon absehen könnten, mir und meinen Kollegen Motive zu unterstellen, über die Sie nicht nur spekulieren, sondern die Sie gar als Fakten darstellen, als ob Sie mit uns gesprochen hätten oder in unsere Köpfe hinein sehen könnten.

Nun noch ein Wort zu Ihrer Kritik an der neuen Verfahrensordnung und ihrer Anwendung in dieser und anderen Entscheidungen: Die Idee hinter der Änderung der Verfahrensordnung ist es kurz zusammengefasst, dass die Kammer im Kern die Entscheidung der Vorinstanz überprüfen soll und nicht einen neuen Fall und dass – soweit es Änderungen gibt – diese so frühzeitig vorgetragen und von der anderen Partei beantwortet wird, dass die Kammer bei der Erstellung der Mitteilung alle Punkte auf dem Tisch liegen hat, über die am Ende auch zu entscheiden sein wird.

Es soll hingegen vermieden werden, dass die Kammer einen Fall überprüft und nach Artikel 15(1) VOBK bescheidet und die Parteien ihr dann in Antwort auf die Mitteilung und in der mündlichen Verhandlung einen ganz anderen Fall zur Entscheidung vorlegen, wie das früher nicht selten der Fall war. Der zu entscheidende Sachverhalt sollte also nach den ersten Schriftsätzen der Parteien im Beschwerdeverfahren feststehen. Daher kann von den Parteien erwartet werden, dass sie dort nicht nur ihre materiell-rechtlichen Einwände vortragen, sondern auch rechtzeitig fehlende Substantiierung oder Verspätung des Vortrags der anderen Seite geltend machen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Kammer davon ausgehen können, dass über diesen Vortrag zu entscheiden ist. Es ist seit langem klar, dass eine Partei nicht abwarten können soll, wie die Kammer den Fall sieht, und dann erst ihre Verteidigungsmittel vortragen.

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie vor diesem Hintergrund vielleicht künftig Ihre doch oft erstaunlich explizite Wortwahl in der Beurteilung unserer Arbeit überdenken wollen.

Avatar photoDaniel X. Thomassays:

Sehr geehrter Herr Guntz,

ich habe Ihre Stellungnahme mit großem Interesse gelesen.

Ich betrachte Ihre Wertschätzung meiner Arbeit als leere Floskel, da Sie unmittelbar danach gegen meine begründete Meinung vom Leder ziehen.

Ich brauche auch keine Lektion in Sachen VOBK, da ich diese durch und durch kenne, sowohl die älteren wie die VOBK07 als die gegenwärtig gültige VOBK20. Ich analysiere seit Jahren sowohl materiellrechtliche als auch verfahrensrechtliche Entscheidungen der BK. Ihre Stellungnahme wird mich daher nicht behindern meine Schlüsse zu ziehen und auch kund zu tun.

Entgegen Ihrer Behauptung unterstelle ich gar nichts, auch keine etwaige Motive, hege auch keine Spekulationen und stelle ebenso wenig dar, oder gebe Anlass zu denken, dass ich mit Mitglieder von Kammern spreche oder in die Köpfe von Kammermitglieder hineinsehe.

Ich stelle leider folgende Tatsachen fest:
– Bei allen möglichen Gelegenheiten bringt die Leitung der BK immer hervor wie gut die Produktion bzw. Produktivität der BK ist, und das der Aktenrückstau stetig abnimmt.
– Beschwerdekammermitglieder werden nur wieder ernannt wenn diese eine gewisse Leistung hervorbringen, wobei die entsprechende Kriterien nie veröffentlicht wurden.
– Die sehr unterschiedliche Handhabung des Ermessenspielraums der BK in Bezug auf verfahrensrechtliche Aspekte, gestützt auf die gültige VOBK.

Man kann sich ohne weiteres Denken, was unter “Leistung” verstanden wird. In dieser Hinsicht nähert sich der Produktionsdruck in den BK an dem in der DG1 herrschenden.

Alleine diese drei Tatsachen geben Anlass sich kritisch über bestimmte Aspekte der Tätigkeiten der BK zu äußern. In Anbetracht dieser Tatsachenfeststellung, liegt der Schluss nahe, dass sich die BK leider oft hinter formalen Argumenten verstecken, um Entscheidungen zu vermeiden, und Fälle im Schnellverfahren erledigen zu können. Ich bin nicht alleine mit dieser Meinung. Ich erlaube mir jedoch diese zu äußern, da ich nicht als zugelassener Vertreter vor den BK Mandanten vertrete.

Ich möchte jedoch vorausstellen, das die BK keine Schuld am Rückstau haben. Aus Gründen, die Ihnen sicher bekannt sind, wurden jahrelang keine neue Mitglieder ernannt oder Vorsitzenden Stellen nicht besetzt.

Es ist kein Geheimnis, dass die VOBK dazu geschaffen wurde um das Beschwerdeverfahren zu straffen und damit den Rückstau abzubauen. Dies ist an sich nicht zu beanstanden. Auf Neudeutsch wurde man behaupten, das das Beschwerdeverfahren noch mehr „front loaded“ geworden ist, als es schon unter der VOBK07 der Fall war. Ob damit dem Amt insgesamt geholfen wurde, steht auf einem anderen Blatt. Man kann leider von einer regelrechten Inflation an Hilfsanträgen in der ersten Instanz sprechen.

Es ist keine Neuerung, das was verspätet vorgetragen wird, nicht zugelassen werden braucht, und dem ist, grundsätzlich, beizupflichten. Wenn die Parteien keine Entscheidung der ersten Instanz haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es zu spät dies im Beschwerdeverfahren nachzuholen.

Wenn Parteien warten, bis sie eine Stellungnahme der Kammer erhalten um neue Eingaben zu tätigen, oder sogar um einen neuen Fall vorzulegen, war dies schon unter der VOBK07 verpönt. Dagegen ist, im Prinzip nichts einzuwenden, und ist auch kein Novum. Dies war schon der Fall mit der VOBK07.

Die ersten zwei Konvergenzansätze stammen, im Großen und Ganzen, aus der VOBK07. Das Novum in der VOBK20 war der dritte Konvergenzansatz. Der stammt eigentlich aus verfahrensrechtlichen Entscheidungen der BK unter der VOBK07, und ist daher auch keine Überraschung.

Das Problem ist jedoch, dass der sehr große Ermessenspielraum, den die VOBK20 den BK an die Hand gegeben hat, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt beinahe so viele Arten und Weisen den Ermessensspielraum zu handhaben als es Kammern gibt. Vergleichbare Fälle werden leider verfahrensrechtlich sehr unterschiedlich gehandhabt.

Ich denke hier insbesondere an die Streichung oder Zusammenlegung von Ansprüchen. Dieser Sachverhalt ist sehr unterschiedlich gehandhabt, und es hängt regelrecht von der Kammer ab, wie dieser behandelt wird.

Das gleiche gilt für die Zulassung im Beschwerdeverfahren von Hilfsanträgen worüber die erste Instanz keine Entscheidung gefällt hat, weil diese einen höherrangigen Antrag als gewährbar erachtet hat. Warum können diese Hilfsanträge, ich nenne sie „carry-over requests“. wenn sie zeitig und mit Begründung in der ersten Instanz vorgelegt wurden, nicht automatisch in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden? Diese sind auch nicht durch die erstinstanzlichen Entscheidung tangiert. Was kann da der Patentinhaber noch mehr tun? Wenn aber z.B. eine BK vom Einsprechenden verlangt, dass er Stellung nimmt bezüglich solcher „carry-over requests”, ohne überhaupt zu wissen ob der Patentinhaber diese weiter führen wird, geht dies zu weit.

Was für Parteien schwer hinnehmbar ist, ist diese sehr große Bandbreite an verfahrensrechtliche Entscheidungen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass jeder Fall ein Einzelfall ist, gibt es keine Vorhersehbarkeit bei Verfahrensentscheidungen der Kammern. Deswegen spreche ich auch von einem Lotterieeffekt. Dies ist ein Einwand den ich sehr oft höre.

Wenn die Universität von Kalifornien ihre beiden CRISPR-Beschwerden zurücknimmt, weil diese, die uneinheitliche Vorgehensweise der Kammern bei der Zulassung von Änderungsanträgen in Beschwerdeverfahren als Grund dafür anführt, dass sie ihre „nobelpreisgekrönte Erfindung“ nicht den „Auswirkungen einer unter diesen Umständen ergangenen Entscheidung“ aussetzen will, sollte dies zu bedenken geben. Ich verweise auf: https://register.epo.org/application?documentId=M1AHGT5FL46CHI6&number=EP13793997&lng=en&npl=false.

Die GBK, in deren Entscheidungen unter Art 112a, trägt auch zur Unzufriedenheit der Parteien bei. Dass bei einem Antrag auf Überprüfung nicht in die materiellrechtliche Betrachtung eingegangen werden sollte, ist verständlich und auch nicht zu beanstanden. Ermessensentscheidungen sind jedoch prozessualer Natur und es ist schwer verständlich dass die GBK sich solch eine Beschränkung auferlegt hat Ermessensentscheidungen nicht zu überprüfen. Nur zu behaupten, dass die betroffene Partei über die Gründe der nicht-Zulassung gehört wurde, bedeutet noch nicht, dass die Ermessensentscheidung auch richtig war. Aber jede Zurückverweisung an eine BK ist der Produktion/Produktivität der BK abträglich. Dies gilt auch bei einer Zurückverweisung under Art 111 bzw. Art 11 VOBK. Manchmal ist letztere jedoch unumgänglich.

Unter der VOBK07 und deren verfahrensrechtliche Entscheidungen, gab es bei weitem kaum Klagen über verfahrensrechtliche Entscheidungen der Kammern. Die Klagen kamen mit der VOBK20. Es ist daher legitim den Grund dafür zu hinterfragen und in Anbetracht der Entscheidungen Schlüsse zu ziehen.

Dass bestimmte Schlüsse gezogen werden können, die Ihnen nicht behagen, ist Teil der allgemein gültigen Meinungsfreiheit. Ich sehe nicht in die Köpfe, unterstelle niemandem etwas, aber Kritik darf und muss möglich sein.

In Anbetracht der Gesamtheit der hier vorgebrachten Gründen, werde ich bei meiner Kritik der sehr unterschiedlichen verfahrensrechtlichen Handhabung der Fälle bleiben. Die Kritik ist leider nicht unbegründet.

Ich möchte Sie auch auf ein Artikel von JUVE aus Mai 2024 hinweisen. Ich zitiere im Original:

“In future, BoA president Josefsson must ensure that the differences between the technical fields and boards do not diverge too far. It must not become a lottery for users where each board provides a different service and result. The boards should also avoid basing too many of their decisions on formalities instead of looking at the technology. For years, users have criticised this aspect in what is otherwise a positive overall impression of the BoA.”

Was materiellrechtliche Entscheidungen der BK angeht, teile ich die Kritik von JUVE überhaupt nicht. Der Kritik von JUVE was verfahrensrechtliche Entscheidungen angeht, ist m.E. jedoch beizupflichten, wie ich Ihnen hier oben gezeigt habe.

Sie sind juristisches Mitglied in der Kammer 3.2.01. Diese Kammer ist mir schon mehrmals aufgefallen mit Ihrer, sagen wir sehr fragwürdige Haltung, was verfahrensrechtliche Aspekte angeht. Z.B. hat sich die Kammer dazu verleiten lassen zu behaupten, dass die Qualität von ViCos so besser geworden ist, dass die Entscheidung G 1/21 nicht mehr zu folgen ist. Dabei hat sie offensichtlich Art 21 VOBK vergessen.

Die Kammer 3.2.01 hat auch Parteien aufgefordert, darzulegen warum die mündliche Verhandlung nicht als ViCo durchgeführt werden kann. Ich vermisse eine rechtliche Grundlage für diese Aufforderung. Die Kammer 3.2.01 ist aber nicht die einzige die solche Aufforderungen aufstellt.

Ich habe auch des Öfteren bemängelt, dass Art 15a(1) VOBK, in aller Logik, an G 1/21 angepasst hätte werden müssen. Wenn beide Parteien die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragen, ist nichts dagegen einzuwenden. Es sollte jedoch in Anbetracht von G 1/21 und dem „golden Standard“ von in Person m. V., nicht über deren Kopf entschieden werden.

Sie können daher leider nicht erwarten, dass ich meine „doch oft erstaunlich explizite Wortwahl in der Beurteilung [eurer] unserer Arbeit überdenken“ werde. Ich habe mich nie hinter verklausulierte Redewendungen versteckt, und werde es weiterhin, in allem Respekt für die Arbeit der BK, nicht tun. Ich habe leider sehr oft schwerwiegende Gründe für meine Wortwahl.

Avatar photoDaniel X. Thomassays:

Sehr geehrter Herr Guntz,

Ich möchte Sie in aller Freundlichkeit auf einen anonymen Kommentar auf mein Blog bezüglich R 4/22 hinweisen. Ich zitiere im Original.

If that comment was genuinely from a serving Board of Appeal member, and not somebody pretending to be him, I find it utterly astonishing that he has chosen to pick a fight in a public forum rather than – for example – engaging with criticism by means of a carefully-reasoned decision which addresses the perceived lottery effect.

In this respect I wonder if his comments are in line with Article 10(2) of the Code of Conduct:
https://link.epo.org/web/case-law-appeals/code-conduct/en-CA-D-2021-21-CoC.pdf

Ob in der Tat, Ihre Äußerungen mit Artikel 10(2) des Verhaltenskodex für die Mitglieder der Beschwerdekammern im Einklang stehen, ist Sache der für die Durchsetzung dieses Verhaltenskodexes zuständigen Instanzen der BK. Ich habe dazu keine Meinung.

Avatar photoDaniel X. Thomassays:

Sehr geehrter Herr Guntz,

Ich möchte Sie in aller Freundlichkeit auf einen anonymen Kommentar auf mein Blog bezüglich R 4/22 hinweisen.
Ich zitiere im Original:

If that comment was genuinely from a serving Board of Appeal member, and not somebody pretending to be him, I find it utterly astonishing that he has chosen to pick a fight in a public forum rather than – for example – engaging with criticism by means of a carefully-reasoned decision which addresses the perceived lottery effect.

In this respect I wonder if his comments are in line with Article 10(2) of the Code of Conduct:
https://link.epo.org/web/case-law-appeals/code-conduct/en-CA-D-2021-21-CoC.pdf

Ob in der Tat, Ihre Äußerungen mit Artikel 10 Absatz 2 des Verhaltenskodex für die Mitglieder der Beschwerdekammern im Einklang stehen, ist Sache der für die Durchsetzung dieses Verhaltenskodexes zuständigen Instanzen der BK.
Ich habe dazu keine Meinung.

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